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Importaciones paralelas y agotamiento de derechos de propiedad intelectual…
Importaciones paralelas y agotamiento de derechos de propiedad intelectual
Autor: Gonzalo Ferrero Diez Canseco
Elaborado por: Maximiliano Lizana Martinez
Una vez terminada la WW2...
Surgieron las empresas transnacionales, las cuales difundieron sus redes de producción y distribución a través de
acuerdos de licencia
con con cláusulas con restricciones territoriales.
Lo cual dio origen al tema de las importaciones paralelas y el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional,
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA
El derecho conferido sobre una marca es un derecho exclusivo de carácter monopolístico,
otorga a su titular el derecho excluyente de utilizar su marca para distinguir determinados productos en el mercado, este derecho exclusivo y excluyente
, comercialmente hablando,
Ha generado un conflicto con el derecho a la libre circulación de mercancías en la mayoría de los distintos mercados del mundo.
Ello trae como consecuencia que los bienes marcados puedan ser
objeto de sucesivos actos de comercialización sin que el titular tenga facultad para obstaculizar o prohibir
que terceros lleven a cabo estos actos de comercialización
Esta doctrina del agotamiento fue posteriormente
adoptada también en el área de las patentes y de los
derechos de autor
,
El fenómeno denominado
importación paralela
, es cuando los bienes que llevan una marca son comercializados en forma legítima por el titular en un determinado país, y éstos son posteriormente importados por terceros a otro país donde son vendidos sin la autorización expresa del titular de la marca tanto en el país de fabricación como en el de importación
Se ha
discutido intensamente si es que un derecho de
propiedad intelectual produce efectos sólo en aquel
país en el que fue concedido
(según lo establece el
principio de la territorialidad)
El
principio de territorialidad establece que los derechos de una marca son independientes en cada país
, el dueño de la marca tiene la facultad de prohibir la importación paralela, ya que
el hecho de haber vendido legalmente el producto en el extranjero no significa que haya perdido sus derechos de control sobre ese producto en el país de destino
.
Argumentos que favorecen las importaciones paralelas
Beneficio directo al consumidor: Al incrementar la oferta de productos, se reducen los precios y se satisface mejor la demanda existente.
Fomento de la competencia: Induce una competencia de precios no solo contra los importadores paralelos, sino también entre los mismos vendedores de la red oficial.
Freno a la discriminación de precios: Evita que las multinacionales fijen precios arbitrariamente altos en ciertos países; si lo intentan, los importadores traerán el producto desde donde sea más barato.
Combate a los monopolios y oligopolios: Impide la concertación de precios (pactos para mantener precios altos) y evita que los contratos de distribución exclusiva se conviertan en monopolios con protección territorial absoluta.
Eficiencia del mercado: Genera una asignación de recursos más eficiente mediante el libre mercado ("guerra de precios").
Libertad de elección: Permite al Estado cumplir su función de garantizar que el consumidor tenga la libertad de elegir entre distintos proveedores y alternativas, no solo protegerlo de daños.
Argumentos en contra de las importaciones paralelas
Interferencia contractual: Esta práctica afecta y viola la estabilidad de los contratos de distribución exclusiva firmados por la marca.
Desprotección del consumidor: El cliente puede comprar productos con defectos ocultos sin saber que no cuentan con la garantía oficial ni con el respaldo técnico de la marca para reemplazos o reparaciones.
Manejo inadecuado del producto: A diferencia de la red oficial, el importador paralelo no garantiza las condiciones óptimas de empaque, almacenamiento y manipulación, lo que puede deteriorar la calidad del bien.
Pérdida de control del mercado: Se genera una competencia desordenada dentro de la misma marca (intramarca) que escapa al control del titular, debilitando la estructura de la red de distribución oficial.
Regiones
OCEANÍA
Australia:
Un
registro de marca es incapaz de prevenir la entrada de importaciones paralelas, salvo que de los hechos del caso pueda inferirse claramente que el distribuidor australiano posee un goodwill propio
.
Caso Montana Tyres (1998)
La Corte Federal
emitió un fallo contrario al distribuidor y determinó la cancelación del acuerdo de transferencia de las marcas del fabricante japonés al distribuidor local
.
Los bienes distribuidos por el distribuidor australiano no estaban en capacidad de distinguirse claramente de aquellos bienes distribuidos por otros, reafirmando que el origen de los productos sigue siendo el mismo.
Caso Fender Australia vs. Bech (1989)
El registro de marca australiano fue transferido por el fabricante estadounidense a favor de su distribuidor australiano y la corte falló a favor del distribuidor.
Un registro de marca no puede impedir la importación paralela, ya que siendo la marca un indicador del origen de los bienes, este origen permanece inalterable independientemente del canal a través del cual puedan ser comercializados
.
Nueva Zelanda
El derecho conferido por un registro de marca es uno de carácter exclusivo, prohibiendo a terceros el uso de dicha marca
.
No existe infracción en aquellos casos en los cuales la marca es utilizada con el consentimiento, expreso o tácito, del propietario de la misma
Esta excepción de alguna manera estaría indicando un reconocimiento implícito al agotamiento de los derechos marcarías.
El registro de una marca por sí sola no sería suficiente argumento para impedir o prohibir el ingreso de importaciones de bienes genuinos
.
NORTEAMERICA
Estados Unidos
El sistema legal del coloso del norte tiene su origen en el
common law, en donde la fuente primordial del derecho es el derecho casuístico a través de jurisprudencia vinculante
.
Se conoce a las importaciones paralelas como
greymark goods
, y se les define como aquellos bienes que llevan una marca que ha sido legítimamente aplicada y que ha sido importado sin el consentimiento del titular doméstico
La importación paralela y posterior venta de esos productos
no constituyen a priori una infracción a los derechos marcarios
siempre y cuando los bienes importados sean iguales a aquellos comercializados por el titular estadounidense.
Requisito de vinculación, siempre que este titular estadounidense tenga alguna vinculación (esto es, que sean entidades vinculadas) con la compañía fabricante de dichos bienes en el extranjero
La infracción marcaría requiere necesariamente que se produzca confusión entre los consumidores, por lo cual, si el producto no difiere sustancialmente del autorizado, no se reconoce la existencia de infracción
EUROPA Y LA COMUNIDAD EUROPEA
En Europa la discusión acerca de las
importaciones paralelas y el agotamiento del derecho
de marca es relativamente reciente, ya que data de la
década del 60.
Suiza
Suiza por ser uno de los países que se ha negado a formar parte de la Comunidad Europea
En años recientes la tendencia parecería haber cambiado, pues
la corte de mayor jerarquía en Suiza habría adoptado el principio del agotamiento de los derechos
.
Nueva ley, omitía pronunciarse acerca del agotamiento de derechos marcario, los suizos emitieron un voto contrario [al ingreso a la Comunidad Europea], con lo cual el tema del agotamiento nacional o internacional quedó sin una definición precisa.
Una vez que el titular de la marca autorizaba o vendía un producto marcado en Suiza, los derechos de dicho titular quedaban agotados establecía tácitamente la validez del agotamiento nacional
Criterio de confusión, se
exigía que los bienes paralelamente importados estuvieran en capacidad de crear confusión en el público consumidor
, si los bienes importados al país eran de la misma calidad no existía infracción marcaría
Francia
Tradicionalmente, Francia siempre había objetado el reconocimiento del agotamiento internacional de marca, ya que consideraba que importar era lo mismo que falsificar
Ciertos productos de Ocean Pacific Sunwear, fabricados en Israel, habían sido importados a Bélgica, país desde el cual posteriormente pasaron a Francia, sin previo consentimiento de Ocean Pacific
Cuando un bien ha sido comercializado en un mercado que no forma parte de la Comunidad Europea, el titular de la marca en Francia está plenamente facultado para impedir la importación de dichos bienes marcados a Francia si dicha importación hubiere sido efectuada sin su consentimiento expreso
Francia de alguna manera marcó la pauta en el reconocimiento del principio de agotamiento regional
Italia
El titular de la marca registrada está facultado para solicitar la prohibición de importación desde otros países a Italia, de bienes marcados con su consentimiento
Dicho principio no podía ser aplicado a todos los bienes marcados y comercializados en todo el mundo, ya que su aplicación estaba limitada al ámbito de la Comunidad Europea
Italia también consagró el principio del agotamiento regional
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
El objetivo de la Comunidad Europea es que se le considerase como un territorio único, tanto para efectos jurídicos como para efectos económicos.
Tratado de Roma, como una de sus principales metas el propagar el principio de la libre circulación de las mercancías, prohibiendo restricciones cuantitativas a las importaciones.
Excepción de propiedad industrial, sí podrán adoptarse restricciones cuya justificación estuviera en la protección tanto de la propiedad industrial como comercial, siempre que no sean discriminación arbitraria
Agotamiento de marca, se basa en el objeto específico del derecho, que es introducir los productos "en el mercado a través de la primera comercialización
AMERICA LATINA
Argentina
La
Ley argentina no se pronuncia acerca de la licitud de las importaciones paralelas, cierta jurisprudencia emanada de la Corte Suprema indicaría que ellas no estarían prohibidas en la Argentina
.
No pudiendo el titular extranjero de una marca argentina oponerse a la importación de productos marcados y vendidos por el mismo tanto en el país como en el extranjero
Para que la haya, debe ser el licenciatario exclusivo el titular de la marca, no bastando que sea licenciatario de la misma
Para que una marca pueda constituir un verdadero obstáculo a las importaciones paralelas el titular debe transferirla a dicho licenciatario o distribuidor
Uruguay
La prohibición de impedir la importación aplica siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos
Con ello queda zanjada cualquier discusión en cuanto a la admisibilidad de la figura en el ordenamiento uruguayo
Comunidad Andina
Diversos tratados internacionales... entre ellos el Convenio de París y el ADPIC, no han consagrado el principio del agotamiento regional o internacional (dejando en manos de cada país la decisión sobre su adopción o no)
La Decisión 344 del Pacto Andino si establece un régimen de agotamiento internacional de derechos, tanto en el área de las patentes, como en el de las marcas
Este articulo 106 permite expresamente la figura con lo que cualquier tercero queda plenamente facultado para efectuar importaciones paralelas, así como comercializar productos legítimamente marcados