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Capitolo 11: il diritto sul marchio - Coggle Diagram

- - - - il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi di usare in commercio o nell'attività economica
        
        i) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato
        ii) un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico
        iii) un segno identico o simile al marchio per i prodotti servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato
        
        il diritto sul marchio qualifica il diritto come diritto assoluto, può essere fatto valere dal suo titolare verso tutti. Nell'individuazione della ratio che ha mosso il legislatore nella specificazione del contenuto del diritto, la Corte di giustizia dell'Europa ha focalizzato nei seguenti punti la sua struttura portante
        
        i) funzione di garanzia, per il consumatore o per l'utente finale, dell'identità originale del prodotto contrassegnato dal marchio
        ii) funzione di protezione del titolare del marchio contro i rischi di confusione
        iii) funzione di tutela del titolare del marchio dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio commercializzando prodotti indebitamente contrassegnati
  - - - la ratio del divieto è da individuare nella constatazione per la quale l'uso del segno da parte di terzi in ambito commerciale è l'unico utilizzo che possa pregiudicare le funzione del proprio del marchio
        
        Direttiva (UE) 2015\2436, il legislatore italiano nella riforma del codice della Proprietà industriale all'art. 20 ha introdotto l'inciso che specifica l'utilizzo del marchio nell'ambito di un'attività economica. Le fonti normative comunitarie con quella italiana si constata un diverso wording
        
        il primo fa riferimento "all'uso in commercio" mentre il secondo fa riferimento "all'uso in un'attività economica". Nell'art. 20 c.p.i non giustifica una lettura interpretativa diversa per l'applicazione del precetto normativo comunitario
        
        il legislatore ha inteso conferire al titolare di un marchio registrato il diritto di vietare a chiunque altro la possibilità di utilizzare il suo segno in funzione di marchio. Di contro, quando un terzo utilizza un segno registrato come marchio non nelle funzioni di contraddistinguere un prodotto e la provenienza, non si rientrerà nelle fattispecie coperte
        
        in sostanza il principio di base è che il marchio è tutelato se un terzo lo utilizza: 1) un'attività commerciale 2) quale segno con funzione distintiva dei suoi prodotti o servizi
        
        se il segno utilizzato dal terzo non è apposto sui suoi prodotti o servizi, ma viene utilizzato con funzione esclusivamente descrittiva, tale uso non rientra negli atti vietati
    - - Dal punto di vista giuridico si tratta di bilanciarisi tra il diritto di monopolio dell'imprenditore su un marchio e il diritto di libertà di espressione artistica
        
        nell'ordinamento giuridico italiano si evince il collocamento del diritto di espressione artistica tra le libertà costituzionali alle quali non possono essere applicati vincoli o limitazioni se non di ordine pubblico o di diritti configgenti. In ambito internazionale le fonti principali sono l'art 10 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo la libertà di espressione e nell'art. 9 della Dichiarazione Universale dei diritti umani dell'ONU
        
        fondamentale è la libertà di espressione dell'uomo sul diritto soggettivo di monopolio sul marchio, e il marchio entra a far parte del risultato creativo quasi a identificarsi col medesimo
    - - Nell'evoluzione della comunicazione del marchio il legislatore comunitario e i legislatori dei Paesi membri hanno regolamentato la materia della pubblicità ingannevole includendovi la cosiddetta pubblicità comparativa, pubblicità che possa comparare in modo esplicito o implicito, purché essa si sviluppi nel rispetto di condizioni di legalità che hanno come scopo quello di limitare il confronto in termini oggettivi, di evitare l'utilizzo slelale e negativo dei prodotti
        
        nella pubblicità comparativa il marchio di un terzo viene utilizzato indirettamente nei limiti del confronto oggettivo con la conseguenza che la funzione comunicativa è solo indiretta
    - - il titolare del marchio non può invocare sul diritto esclusivo qualora un terzo, nell'ambito di trattivi commerciali, rende noto che la merce è di sua produzione e usi il marchio di cui trattasi esclusivamente per descrivere le particolari caratteristiche della merce
        
        l'uso del marchio non subisce dei pregiudizi su
        
        i) il terzo fa riferimento al marchio nell'ambito di una trattivi commerciale ai fini puramente descrittivi
        ii) il riferimento al marchio non può essere interpretato dal cliente potenziale nel senso di indicazione di provenienza
        
        nelle trattivi internazionali si usa fare riferimento a noti per indicare il "tipo" del prodotto o del servizio. Nell'ambito della pubblicità lo scopo è quello di comparare i prodotti a vantaggio dei consumatori e del mercato purché si limiti a paragonare caratteristiche rappresentative dei prodotti essenziali
    - - Le nuove tecnologie hanno permesso di sviluppare e di creare nuove forme di comunicazioni di impresa partendo dal semplice sito vetrina alle forme di comunicazioni più complesse
        
        si tratta di un sistema pubblicitario che, mutando la definizione coniata da Google, gestisce le AdWords come collegamenti agli annunci pubblicitari dietro un corrispettivo "Price per click" in base agli accessi degli utenti (non via limite dei numeri di inserzionisti)
        
        il concetto modus operandi dell'interprete di diritto deve tenere distinte le due diverse fattispecie: la prima riguarda l'utilizzo delle AdWords quale parola chiave non preferenziale per l'individuazione del sito, mentre la seconda ha per oggetto per posizionamento dell'inserzionista tra i link sponsorizzati
        
        nel linguaggio HTML o come TAG, sono state inserite le parole corrispondenti ai marchi registrati. Gli utilizzi a scopo di critica, recensione o informazione che comportano un libero utilizzo dei marchi sotto l'egida del diritto di libertà di informazione
        
        il ruolo delle keywords consente all'utente di internet di raggiungere le informazioni ricercate; il titolare del motore di ricerca non ha nessun ruolo sull'uso, nessuna responsabilità
        
        l'uso delle AdWords rientra sicuramente nella definizione di uso in commercio e nella nozione di uso della pubblicità che fa parte del fascio delle facoltà attribuite in esclusiva al titolare di un marchio registrato. L'uso sarà da considerarsi illecito in tutte quelle ipotesi in cui si possa concretizzare un uso non consentito del marchio in pubblicità
        
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  - - - i) se l'utilizzo del segno ai fini descrittivi personali sia essenziale e la descrizione che si vuol dare al pubblico non possa essere integrata diversamente se non con l'uso del marchio
        ii) l'uso del segno deve essere circoscritto nell'ambito di applicazione della buona fede dell'utilizzatore, quindi. non deve generare confusione nel percettore (associazione tra l'utilizzatore del marchio e titolare del marchio)
        iii) l'utilizzo del segno ai fini descrittivi deve essere limitato sia nell'estensione che nell'intensità dal principio di ragionevole necessità di utilizzare il segno
- - - - il principio di specialità conferisce tutela assoluta al marchio in caso di identità con il segno in violazione. Non impedisce che la tutela del marchio si estenda anche ai prodotti simili
- - - - il marchio diventa un oggetto di approfondimento alla luce della scienza che studiano la comunicazione e la ricezione del linguaggio e segni
        
        il processo di comunicazione è sempre a due vie sulla base del grafica che si definisce con l'acronimo EMR
        
        Emittente= imprenditore messaggio= marchio ricevente=target
        
        la comunicazione si esplica con un percorso di andata dall'imprenditore al mercato target e con un percorso di ritorno dal mercato target all'imprenditore attraverso la scelta del consumatore guidata dalla seduzione del marchio (la scelta può essere positiva o negativa)
        
        il fenomeno della percezione o della ricezione del marchio da parte del consumatore si trova nella fase di scelta e nella fase di confronto tra marchi concorrenti ai fini della valutazione della similitudine tra i segni
        
        lo ius escludendo del titolare si traduce in una tutela contro tutti coloro che utilizzano in commercio segni identici o simili. Non possiamo individuare una tipologia di consumatore universale, quanto piuttosto tante categorie
        
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  - - - i criteri di valutazione sulla confondibili del marchio devono essere differenti a seconda se si tratti di consumo di massa o di nicchia
        
        nel caso in cui si debbano accertare le effettive aspettative dei consumatori le questioni sono: a) se si tratti del punto di vista del consumatore medio, oppure del consumatore disattento b) se si possa determinare qual è la percentuale dei consumatori necessaria per fondare un'aspettativa "tipo" dei consumatori
        
        la Corte ha affermato i seguenti principi fondamentali
        
        a) nell'individuare una nozione oggettiva di consumatore la Corte, ha preso in considerazione, consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento
        
        b) la Corte non ha però escluso che il giudice nazionale possa decidere di disporre una peripezia o un sondaggio di opinioni: secondo la Corte spetta al medesimo determinare conformemente al suo diritto nazionale la percentuale di consumatori
  - - - la lettura dell'interprete ha come fine la valutazione della percezione del segno da parte del pubblico (deve sintonizzarsi nel contesto territoriali in questione)
  - - - il principio della ricerca verticale del consumatore si applica anche in quelle fattispecie in cui ill consumatore finale del prodotto è un soggetto diverso da quello che opera la scena dell'acquisto
        
        il Ricevente interviene in mezzo alla comunicazione bidirezionale, e determina con la propria volontà di scelta l'acquisto di un prodotto da parte del consumatore finale. La doppia via della comunicazione si interrompe con il ricevente intermedio
        
        il soggetto è colui che si pone in mezzo alla filiera che unisce l'impresa e l'end consumer
        
        esempio: ambito più percettivo è quello farmaceutico. Tale scelta viene concretizzata con il medico. L'interprete di diritto dovrà fare riferimento alla capacità di ricezione del marchio attraverso gli elementi cognitivi e culturali specializzati
        
        dei giudici hanno valutato l'esistenza del carattere distintivo del marchio. Per designare i prodotti farmaceutici per uso oftalmico, i giudici hanno sostenuto che il pubblico destinatario dei prodotti oggetto del marchio in questione fosse un pubblico specializzato in campo medico
        
        esistono i players, che si collocano in altrettanto diversi livelli nella filiera di comunicazione del marchio. Il consumatore-paziente e il farmacista non svolgono, e soprattutto non possono svolgere, alcun ruolo di libertà determinazione di volontà di scelta del medicinali
  - - - inoltre la percezione del marchio implica un ulteriore passaggio: la rielaborazione nella memoria del Ricevente di quanto ha ricevuto o sta ricevendo i propri sensi
        
        nella percezione del marchio da parte del consumatore tutti i suoi elementi sono anche un motivo per non decodificare come tali perché non percepibili o perché sono secondari nella complessità del segno
        
        esempio: il marchio sonoro di slogan in lingua cinese non verrà percepito al consumatore italiano
        
        un marchio denominativo illeggibile verrà percepito come marchio di forma; il giurista dovrà prenderne atto perché ciò che non è intellegibile non può fare breccia nella memoria
        
        un segno denominativo costituito da un nome vergato con particolari caratteri, come la firma è qualificabile come segno e marchio. Il segno così registrato sarà percepito a condizione che entrambi siano intelligibili dal consumatore (firma non comprensibile si limiterà alla sua forma)
  - - - i fattori determinanti la diversa gamma di livello di attenzione sono individuabili nella specificità del prodotto: per prodotti generici attenzione minimo; prodotti specifici attenzione superiore: prodotti di alta gamma ci sarà un livello di attenzione proporzionato
        
        lo Status symbol del ricevente ne determina l'acquisto
        
        nelle ipotesi di marchi complessi nessun elemento è predominante rispetto agli altri, ma la loro indipendenza è da valutarsi caso per caso
        
        in giurisprudenza troviamo alcune sentenza che affermano la prevalenza degli elementi verbali su quelli visivi ritenendo che: i) il consumatore sia uso a percepire l'elemento denominativo come marchio e l'elemento figurativo come elemento decorativo; ii) la sola similitudine fonetica sarebbe sufficiente per creare un rischio di confusione; iii) il consumatore medio fa più facilmente riferimento ai prodotti citando il nome che descrivendone l'elemento figurativo del marchio
        
        il canale digitale (e-commerce) sta acquistando una fetta di mercato sempre più importante
        
        la stessa Corte di giustizia ha dichiarato che nella valutazione di un marchio tridimensionale costituiscono dalla forma del prodotto non si devono applicare criteri diversi e più severi rispetto a quelli applicati per gli altri marchi
        
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- - - - elementi in esame: 1) identità tra segno e marchio 2) identità tra prodotti o servizi
        
        la lettera M si intende marchio e P prodotti
  - - - l'interprete deve comunque far riferimento che il concetto di differenze insignificanti debba essere interpretato da non sconfinare tra identità e somiglianza
        
        la percezione dell'identità dei segni deve essere valutata complessivamente al consumatore medio
        
        tra il marchio denominativo e figurativo il paragone comparativo può riguardare solo il caso in cui vengano raffrontati un marchio denominativo. In tale fattispecie che gli elementi decorativi e figurativi del marchio complesso distinguano e impediscano l'identità
        
        i marchi sonori di colore e olfattivi il loro rapporto dev'essere valutato in forza delle metodologie e delle tecnologie necessarie
- - - - le ipotesi che si possono prospettare sono tre
        
        i) segni uguali per prodotti simili, sintetizzabili [M=P ondetta] ii) segni simili per prodotti uguali, sintetizzabili con la formula [M ondetta P=] iii) segni simili per prodotti simili sintetizzabili con la formula [M ondetta P ondetta ]
        
        tre ipotesi in cui la tutela è consentita solo qualora vi sia rischio di confusione
        
        i) segno uguali per prodotti simili [M=P ondetta] ii) segno simili per prodotti uguali [M ondetta P=] iii) segno simili per prodotti simili [M ondetta P ondetta ]
  - - - il fenomeno del marchio è un segno distintivo di impresa che comunica messaggi ai consumatori di riferimento
        
        traiamo le prime due premesse: i) i marchi comunicano messaggi ii) il percettore-ricevente che interpreta i messaggi è il consumatore di riferimento
        
        il consumatore percepisce il marchio nel suo complesso e in maniera unitaria e se anche ne percepisce le singole componenti ne elabora mentalmente la loro organicità: questa ratio ne impone all'interprete di passare un procedimento analitico, esaminando tutti i singoli elementi dei segni, per giungere a una conclusione sintetica
        
        si tratta di principi che affondano le proprie radici nelle Regale ad directioner ingenii di Cartesio (1628) il quale aveva individuato tra le regole di metodo di analisi e quella di sintesi
        
        l'interprete di diritto deve procedere a un confronto tra i segni, e se inizialmente deve essere analitico e quindi specifico sulle singole componenti. La comparizione deve avvenire in termini complessivi e non sui singoli elementi che formano i segni
        
        i principi costanti richiedono che l'esame dei segni avvenga attraverso la percezione: visiva, fonetica, concettuale. Con l'esame visivo si considerano gli aspetti letterali, fonetico si concentra sulla percezione uditiva e si limita solo a quei marchi che possiedono almeno una parte denominativa. L'esame concettuale costituisce l'ultimo step del sillogismo logico-giuridico e ha per oggetto la ricerca del contenuto semantico e cioè del significato dei segni in esame
        
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  - - - i) la rispettiva natura come tipologia merceologica ii) l'identità o l'affinità del pubblico consumatore target iii) la destinazione e l'utilizzo da parte del pubblico dei consumatori target iv) gli interessi e i bisogni del pubblico che i prodotti tendono a soddisfare v) il reciproco rapporto di concorrenzialità o di complementarietà o di contro di autonomia
        
        il confronto tra prodotti occorrerà una lettura ragionata sempre alla luce della visione del consumatore di riferimento; esempio vino e l'acqua il consumatore non si potrà mai confondere; prevale la lettura del consumatore nella quale nella sua attenzione "specializzata" (no consenso universale)
        
        la valutazione degli indici di similitudine deve essere effettuata anche alla luce della funzione distintiva del marchio di provenienza dei prodotti o dei servizi dall'impresa titolare; si deve accertare che i medesimi prodotti provengano dalla stessa impresa
        
        nel raffronto tra i prodotti e i servizi in esame occorrerà anche tenere conto delle capacità e delle tendenze espansive dell'attività imprenditoriale
        
        accordo di Nizza: l'accorpamento di più generi di prodotti o servizi nella medesima classe non è presupposto di similitudine stante, di contro taluni prodotti non possono essere considerati dissimili per il solo fatto che appartengono a classi diverse
        
        il risultato finale potrebbe far concludere per una diversa natura e destinazione per come i prodotti vengono percepiti dal consumatore
  - - - l'esame della sussistenza del rischio di confusione dipende da numerosi fattori: i) dal grado di somiglianza tra il marchio registrato e il segno da paragonare ii) dal grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi da paragonare iii) dalla notorietà del marchio che si presume violato o contraffatto iv) dall'associazione che può essere fatta tra i due segni in oggetto
        
        la comunanza o meno dei medesimi canali di distribuzione e tutto quant'altro permetta di valutare concretamente se e quali relazioni possono sussistere tra i medesimi. Qualora tra i prodotti o servizi vi sia in grado di somiglianza molto sfumato e poco rilevante, ma, di contro si evidenzi una pregnante somiglianza tra i marchi
        
        la valutazione della confondibili sarà diversa a seconda se i prodotti siano specialistici, come quelli destinati al largo consumo
        
        il giudizio sulla confondibilità tra i marchi dev'essere effettuato, al pari del giudizio di similitudine, esempio, un segno denominativo che si pronunci foneticamente in maniera simile a un marchio anteriore, è in grado di ingenerare confusione nel pubblico
        
        é necessario precisare che l'esame concettuale presuppone che i segni abbiano dei significati da paragonare. Il raffronto può avvenire anche tra due segni di natura diversa. So aggiunga che l'interprete deve anche tenere conto di quale impressione di insieme può suscitare il marchio de quo nei confronti del mercato target di utenza e di consumo dei prodotti contraddistinti
        
        il pubblico di riferimento ha rilevanza ai fini della valutazione del rischio di confusione, ma non è necessario dimostrare che tutti gli appartenenti al target possono essere tratti in confusione (si possono identificare diverse tipologie di consumatore)
        
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- - - - una formulazione identica è stata adottata dal legislatore dell'Unione. La disposizione in esame dispone che il titolare di un marchio UE ha diritto di vietare ai terzi di usare in commercio un segno identico o simile al marchio UE per prodotto o servizi non simili se il marchio UE gode di notorietà
        
        il marchio notorio trova patria nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale all'art. 6: volto ad assicurare una maggiore tutela a favore di quei marchi con celebrità diffusa tra il pubblico
        
        elementi costituivi e distintivi: i) segno identico o simile al marchio registrato: M= o M ondetta ii) per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali il marchio antecedente è stato registrato P diverso iii) la notorietà del marchio deve essere riferita al territorio di competenza rispetto alla natura del marchio iv) registrazione del marchio notorio v) l'uso del segno giusto motivo vi) l'uso del segno in ambito commerciale vii) l'indebito del vantaggio viii) il pregiudizio
        
        si noti che ai fini della tutela è richiesto dal punto di vista commerciale, è necessario e sufficiente che si verifichi o la condizione dell'indebito vantaggio, in alternativa a quella del pregiudizio
        
        i) segno identico o simile M= o M ondetta: il segno nei cui confronti il titolare del marchio notorio rivolge la sua tutela deve essere identico o simile al marchio notorio. La similitudine di un segno a un marchio notorio per quella parte che il consumatore non percepisce quale parte distintiva propria del marchio di rinomanza non può portare a un giudizio di violazione
        
        ii) prodotti o servizi che non sono simili P diverso: la tutela del marchio notorio si estende anche nei confronti di quei segni che si contraddistinguono prodotti o servizi che non siano simili a quelli per i quali il marchio notorio è registrato. Non è richiesto dal legislatore alcun grado di vicinanza o lontana dei prodotti o servizi. L'uso del merchandising comporta l'utilizzo del marchio notorio anche per prodotti o servizi molto lontani dal cosiddetto core business
        
        iii) Notorietà del marchio: il requisito più importante della fattispecie legale in esame è quello della notorietà del marchio; ai fini dell'applicazione della direttiva 2015, il marchio deve essere notorio nell'ambito territoriale dello Stato membro, mentre, per quanto riguarda il marchio UE, la sua notorietà di deve estendere all'ambito territoriale europeo. Dalla corte di giustizia della Comunità europee si può definire rinomato il marchio che è conosciuto. Nella valutazione della rinomanza di un marchio l'interprete deve tenere in considerazione tutti gli elementi come: 1) la quota di mercato geografico coperto da prodotti contraddistinti
        2) la durata del suo uso: il marchio che gode di più tempo avrà maggiore notorietà
        3) l'entità degli investimenti effettuati dal titolare del marchio per la promozione del medesimo.
        Non deve godere di una rinomanza totale essendo sufficiente che questa si estenda a una parte significativa. Il successo del prodotto al quale è apposto il marchio figurativo può essere utilizzato come indice di notorietà del marchio stesso.
        
        iv) registrazione del marchio notorio: i marchi notori godono della tutela esaminata soltanto se sono stati oggetto di registrazione. Reg. 2017/1001 che nello stabilire i diritti conferiti al marchio UE notorio specifica che sia stato "stato registrato"
        
        v) uso del commercio: l'uso del segno incriminato deve riguardare un'attività economica imprenditoriale e commerciale; uso del marchio non volto a commercializzare prodotti o servizi non rientra nella violazione
        
        vi) uso senza giusto motivo: l'assenza di un giusto motivo alla base dell'utilizzo da parte di terzi del marchio di rinomanza determina il diritto per il titolare del marchio celebre di vietarne lo sfruttamento. Individuare i confini è compito dell'interprete il quale deve escludere dalla tutela tutte le ipotesi di impiego del medesimo autorizzate dal titolare
        
        vii) l'indebito vantaggio: no difficoltà interpretativa. Si concretizza in un agganciamento parassitario dei prodotti del contraffattore all'immagine; tanto maggiore è l'uso del marchio rinomato al di fuori dei prodotti, quanto è maggiore la possibilità che l'agganciamento parassitario frutti un vantaggio. Con il merchandising la convinzione che lo stesso marchio potrebbe essere ritrovato su qualunque tipo di prodotto. La nozione di indebito vantaggio viene anche definita dagli interpreti come "parassitismo o free riding". L'interprete dovrà focalizzarsi sull'intensità della notorietà del marchio e il grado di distintività del medesimo in relazione al grado di somiglianza dei segni parassitari
        
        viii) il pregiudizio: il pregiudizio arrecato al marchio notorio dalla sua violazione o contraffazione da parte di terzi, senza che questi ultimi abbiano ricevuto un vantaggio diretto o indiretto. La prima ipotesi di pregiudizio che il marchio notorio può soffrire è la perdita o lesione della sua immagine, della sua corporate identity: il fenomeno è conosciuto con la terminologia anglosassone di tarnishing che si traduce di infagamento. La prassi professionale fa venire alla mente ipotesi di prodotti di cattiva qualità immessi sul mercato e destinati a target di pubblico; oppure prodotti pericolosi o nocivi perché fabbricati in aree geografiche in cui non vigono legislazioni in tema di sicurezza. Un'altra pratica è la diluiton: con tale terminologia si individua la perdita della capacità distintiva del marchio notorio derivante dall'erosione della sua unicità come punto di riferimento del pubblico e del mercato. Il contraffattore intende contraddistinguere un elevato numero di prodotti aumentando la visibilità del marchio su prodotti eterogenei
- - - - il titolare di un marchio notorio che abbia subito un pregiudizio dall'utilizzo di un segno uguale o simile e non riesca a provare la sussistenza del rischio di confusione potrebbe non ottenere la stessa tutela
  - - - la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione dipende dalla notorietà del marchio. Occorre esaminare come il grado di notorietà del marchio anteriore incida nella valutazione globale del rischio di confusione rispetto alle fattispecie in cui il rischio di confusione venga valutato con riferimento a marchi non notori
        
        la notorietà allaga i criteri interpretativi nella valutazione del rischio di confusione
  - - - l'interprete deve indagare oltre il significato letterale delle parole. Il primo di questi è l'indagine dell'intenzione del legislatore cioè la ratio legis: se l'evidente intenzione del legislatore è quella di conferire al marchio notorio una tutela rafforzata, questa deve essere giocoforza omogenea per tutte le fattispecie di violazione
        
        si giunge a tale conclusione applicando anche altri criteri di interpretazione logica: i) argumentum ad absurdum: in caso contrario si otterrebbe un risultato contraddittorio o assurdo in contrasto col principio ermeneutico riassunto col broccato latino absurdo shunt vitanda
        ii) argumentum a fortiori volto a estendere l'applicazione della norma e fenomeni che a maggior ragione meritano la regolamentazione pretesa
        
        il Tribunale di Firenze ha affermato che il divieto dell'uso di un segno identico o simile al marchio notorio per prodotti o servizi non affini non può non valere a fortiori per prodotti o servizi affini
        
        si è espressa la Corte di giustizia UE per il marchio notorio DAVIDOFF, la quale con riferimento al disposto della Direttiva, ha affermato che tale norma "non deve essere interpretata esclusivamente alla luce del suo testo"
        
        la Corte suprema dei Paesi Bassi ha affermato il principio di obbligatorietà per gli Stati Membri, che sono tenuti ad applicare la stessa tutela nelle ipotesi di uso di un terzo di un marchio identico o simile a un marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili o simili per i quali è stato registrato il marchio notorio. Significa che il marchio notorio violato per prodotti o servizi identici è tutelato solo se ricorrono le condizioni previste per le violazioni di prodotti o servizi non simili
- - - - il rinnovo può anche essere parziale e cioè limitato ad alcune classi di prodotti e servizi
- - - - gli effetti della decadenza consistono nell'estinzione dei diritti che il titolare del marchio ha acquisito a causa del verificarsi di eventi successivi alla registrazione
        
        la differenza tra la decadenza e la nullità del marchio: la prima presuppone una registrazione valida di un segno di cui effetti si estinguono solo a verificarsi della causa specifica, mentre la seconda si da rendere illecita questa con effetto retroattivo ex tunc sin dal momento della registrazione della domanda del marchio dichiarato nullo
        
        cause della decadenza: i) non uso del marchio per 5 anni consecutivi
        ii) volgarizzazione del marchio a seguito della sua trasformazione in commercio come denominazione generica del prodotto
        iii) se in seguito all'uso che viene fatto dal titolare, il marchio sia idoneo a indurre in errore il pubblico particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o servizi
        iv) per illecita sopravvenuta se divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
  - - - di contro qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto. La prova dell'utilizzazione seria del marchio per tali prodotti o servizi deve ricomprendere necessariamente l'intera categoria
        
        la distinzione o l'identità delle sotto categorie diventa quindi il discrimine per l'operatività, e quindi rilevante per il giurista capire quali sono i corretti criteri interpretativi
        
        l'autonomia o unitarietà dei beni deve essere valutata. Ciò significa che il collegamento non differisce i beni tra loro, appartenendo in un gruppo considerato unitario
  - - - il titolare del marchio registrato deve, a pena in decadenza, farne uso effettivo, entro cinque anni dalla registrazione in ambito comunitario, se è un marchio UE, o nello stato membro. Tra gli interpreti il fondamento della norma è quello di impedire la creazione di regimi di diritti di monopolio
    - - l'uso deve avere per oggetto il marchio così come è stato registrato o con eventuali modifiche che non ne alterino il carattere distintivo
        
        esempio: modifiche leggere di tonalità di colore per un marchio di forma a colori
        
        i motivi per la diversa raffigurazione possono essere rimessi al libero arbitrio dell'imprenditore o derivare dalla necessità di adattarsi alla situazione reale. Tale margine di utilizzo ha dato luogo al fenomeno dei cosiddetti marchi difensivi
        
        si tratta dei segni simili a quello principale, i quali non verrano utilizzati dall'imprenditore che li registra. La non decadenza dal marchio difensivo per effetto dell'uso del marchio principale è un problema di interpretazione
    - - l'uso del marchio ai fini di evitare la decadenza può essere esercitato direttamente da parte del soggetto registrante e titolare, o indirettamente tramite di un terzo con il consenso del titolare. Ciò avviene nelle fattispecie contrattuali di licenza di uso per qualsiasi scopo, la licenza di merchandising o franchising
        
        la decadenza sia impedita anche all'uso del marchio di proprietà della società holding; non è infrequente che la società capogruppo non esercito direttamente alcuna attività commerciale, ma sia esclusivamente titolare dei marchi. Tale costruzione giuridica trova spesso una decentralizzazione territoriale del capogruppo
    - - la prova di un serio uso del marchio spetta al titolare nei confronti del quale è chiesto l'accertamento della decadenza
        
        la prova dell'uso è costituita da informazioni relative al luogo, al tempo e alla natura dell'utilizzazione. é accettabile qualunque altro documento che permetta di dimostrare l'effettivo uso da parte del titolare, e occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale
        
        l'opponente deve anche dimostrare che l'utilizzo del marchio è stato reale e cioè che ad esempio i cataloghi sono stati distribuiti. Una produzione di fatture delle quali si dimostra la vendita di poche unità. Occorre provare le vendite siano state in numero tale da realizzare una seria utilizzazione del segno
        
        il tribunale di primo grado ha ritenuto che non rincorresse la prova di una seria utilizzazione del marchio dalla sola produzione di un catalogo. Il catalogo dimostra soltanto l'esistenza di prodotti contraddistinti dal marchio
    - - il diritto sul marchio non si estingue per il non uso protratto per cinque anni se, nella fattispecie, sussistono motivi legittimi per il mancato utilizzo del segno. Tali motivi non devono dipendere dal mero arbitrio del titolare, ma devono essere oggettivi e giustificativi dell'inattività portata. Devono riguardare circostanze esterne all'imprenditore
        
        il mancato utilizzo di un marchio causato dalla mancata produzione per carenza di fondi dovuta a problemi finanziari o a investimenti sbagliati dell'imprenditore non può essere considerato ragiona legittima
        
        all'art. 19 dell'Accordo TRIPS potrebbero essere considerate ragioni legittime al non uso le restrizioni all'importazione o altre condizioni limitative o di veto stabilite dai governi o la creazione di regimi di monopolio statale che impediscono alle imprese private di produrre e commercializzare beni o servizi per i quali il marchio era stato registrato
        
        da caso fortuito o forza maggiore è universalmente riconosciuto nella pratica del commercio internazionale e da diverse fonti legislative. L'effetto giustificativo cesserà al momento della cessazione della causa di forza maggiore potendo nuovamente l'imprenditore utilizzare il marchio
    - - le domande di registrazione di marchi vengono pubblicate per consentire a terzi eventi diritto di presentare osservazioni o di opporsi. In fase di opposizione, la mancata decadenza per non uso dell'opponente diventa rilevante ai fini dell'ammissibilità della procedura se l'altra parte ne fa istanza
        
        l'opponente deve provare che nel corso dei cinque anni antecedenti la pubblicazione della domanda del segno successivo al quale si oppone, il suo marchio è stato seriamente utilizzato nell'Unione Europea o servizi per i quali è stato registrato. In mancanza di tale prova l'opposizione è respinta
  - - - il marchio deve adempiere alle funzioni: i)distintiva, ii) di garanzia di uniformità di qualità iii) di indicatore di provenienza dei prodotti o dei servizi iv) comunicativa
        
        ogni uso volto a distinguere i prodotti è sufficiente per rientrare nel precetto normativo in esame. La rinnovazione della registrazione non costituisce uso del marchio e non ne impedisce la decadenza. Anche un uso minimo, purché correttamente interpretato nella fattispecie concreta, potrebbe essere sufficiente per essere ritenuto effettivo se sia giustificato per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi
        
        l'uso del marchio deve essere conforme alla registrazione, anche lo strumento di comunicazione deve essere determinante per la valutazione che si occupa; la scelta di pochi mezzi di comunicazione ha effetti diversi se questi hanno efficacia limitata nel pubblico
        
        Un corretto approccio all'istituto in esame suggerisce di tenere conto anche di altri due fattori: il territorio e il tempo
        
        -territorio: al fine di evitare la decadenza dal marchio UE, non è richiesto dalle norme in materia che l'uso effettivo si debba concretizzare in un determinato o quantificato ambito territoriale. L'utilizzo avvenga anche soltanto in uno dei Paesi membri. Un criterio territoriale diverso violerebbe il principio di uguaglianza. Lo stesso vale per le altre tipologie territoriali di marchi (nazionale e internazionale). L'affissione di un unico poster pubblicitario in una località isolata non configuri un'estensione territoriale dell'uso che possa essere considerata seria
        
        -tempo: l'interprete dovrà considerare se la durata dello sfruttamento del segno sia stata sufficiente da permettere lo svolgimento delle funzioni del marchio; è esclusa qualsiasi utilizzazione minima e temporalmente insufficiente
  - - - l'istituto del second meaning testimonia come l'essenza originaria della distintività possa in un tempo successivo trasformarsi in una sorta di riscatto del segno il quale diventa capace di assolvere alle funzioni tipiche del marchio d'impresa
        
        di contro la capacità originaria può svanire col passare del tempo quando il segno che costituisce il marchio si è involuto
        
        nella storia dei marchi le ipotesi più note di volgarizzazione del marchio sono sotto gli occhi di tutti. Le teorie interpretative riguardanti il procedimento di perdita della capacità distintiva del marchio erano due
        
        l'interpretazione "soggettiva" gli effetti della volgarizzazione conseguivano unicamente alla rinuncia, espressa dal titolare del marchio a difendere l'integrità
        
        "oggettiva" l'istituto della volgarizzazione opererebbe esclusivamente a seguito dell'oggettività acquisizione del segno del linguaggio comune dei consumatori e dei produttori
    - - Il Reg. 2017\1001 e la Direttiva 2015\2436\UE hanno regolamentato l'istituto della volgarizzazione nell'ambito della cause di decadenza
        
        dalla lettera della legge si evince così l'introduzione di un sistema misto di valutazione dell'esistenza della volgarizzazione del marchio nel quale rivelano anche i comportamenti attivi od omissivi
        
        il titolare del marchio potrà influire sulla volgarizzazione dello stesso rimanendo inattivo quando avrebbe dovuto opporsi alle violazioni del marchio, oppure tramite comportamenti di utilizzo del marchio non più con funzioni indicativa di provenienza, ma descrittiva (difficilmente concretizzabile)
        
        la riproduzione di un marchio possa dare l'impressione che il termine costituisca nome generico del prodotto o dei servizi, il titolare del marchio può imporre all'editore dell'opera di inserire l'indicazione che si tratta di un marchio registrato
    - - la valutazione della volgarizzazione del marchio come comune denominazione devono ricomprendere non solo i consumatori, ma anche la percezione del segno consolidatosi tra gli operatori. Si noti che la volgarizzazione del segno può avvenire anche prima della sua registrazione come marchio; in questo caso la registrazione viene impedita
        
        ante registrazione è prevista dal legislatore comunitario: all'art. 7 e all.art. 4 primo comma lettera d). Per quanto concerne il marchio nazionale, la volgarizzazione assurge a fattispecie nella quale è carente il requisito essenziale della novità